Em julgamento ocorrido em 10/09/2019 o TJSP entendeu que o registro de uma marca tridimensional junto ao INPI não garante proteção ampla e irrestrita contra a fabricação de produtos semelhantes, especialmente em casos que não geram nenhum tipo de confusão aos consumidores ou são comercializados por empresas que atuam em outro ramo de atividade.

Em ação ajuizada por empresa que comercializa sorvete em formas de lápis contra fabricante de formas de sorvete nos mesmos moldes foi alegada violação marcaria e concorrência desleal, sustentando, ainda, a empresa autora possuir registro da marca tridimensional junto ao INPI.  A ação julgada improcedente na origem teve seu resultado mantido pela 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP que negou provimento ao recurso.

Em seu voto o ministro Relator Fabio Tabosa consignou, primeiramente, que a empresa ré igualmente ostentava registro junto ao INPI do desenho industrial dos moldes para fabricação de sorvetes, também em formato de lápis, o que não ensejaria o cometimento de infrações. Em sequência, afirmou que as empresas atuavam em segmentos produtivos diversos e que a proteção que a autora possuía era em relação à marca associada a um produto específico, visando distingui-lo de outros idênticos, já a proteção conferida ao desenho industrial da ré, não serve para identificar produtos ou serviços, prestando-se diversamente a servir como tipo de fabricação industrial. Assim, asseverou que a proteção da marca tridimensional da autora não era absoluta “Significa dizer que a autora não obteve, com o registro da marca tridimensional, uma proteção ampla e irrestrita para o formato de sorvetes em geral, oponível a terceiros como se se tratasse de um autêntico desenho industrial, apto a atuar com um tipo de fabricação, assim impedindo a produção de qualquer outro sorvete no formato de lápis.”

Considerando que as partes atuavam em segmentos comerciais distintos com escopos igualmente diversos, não havendo tampouco que se falar em conflito entre marca do produto da autora e desenho industrial das fôrmas da ré, negou provimento ao recurso por não vislumbrar violação à propriedade intelectual da autora, nem concorrência desleal.